상표의 소비과정 이해를 통한 조합과 분리출원

상표법의 관점에서 알아보고 이에 대응하기 위한 분리출원에 대해 알아본다.

ⓒUnsplash(Photo by Jonny Caspari)

이 시대 디자이너가 알아야 할 지식재산법 중 상표법을 중심으로 법 읽기가 아닌 미술가의 시선으로 다시 읽기를 시작하려 합니다. 상표등록 후 사용 문제로 변형된 상표에 대해 상표법의 관점에서 알아보고 이에 대응하기 위한 분리출원에 대해 알아본다.

01. ①상표법 바라보기 / ②상표법 바라보기
02. 브랜드와 상표
03. 스타벅스의 도형상표분쟁과 판결
04. 상표심사의 이해 ‘낯설게 하기’
05. 브랜드와 기업의 경영철학과 색채등록
06. 상표등록에서의 색채
07. 상표의 소비과정 이해를 통한 조합과 분리출원


상표법으로 디자인하기에 대해

우리는 그간 ‘상표법으로 디자인하기’라는 주제로 상표와 브랜드에 대한 이해와 분쟁사례를 알아봤다. 이런 사례를 통해 상표는 소비자와의 거래를 통한 신뢰의 표상이고 이러한 거래시장에서의 안정과 신뢰를 보호하기 위해 상표법이 만들어지고 적용되고 있었음을 확인해 봤다. 때문에, 상표의 개발단계에서의 주체는 기업이나 디자이너와 같은 창작자의 몫이지만, 소비시장에 나오는 순간 그것은 소비자의 선택을 기다리는 공공의 표상이 돼 소비자에 의해 불리고 거래되는 약속이자 신뢰의 상징이 되고 있음을 기억해야 할 것이다.

마지막으로, 등록된 상표와 사용 문제로 변형될 가능성이 있는 상표에 대해 미리 대응하기 위해 효율적인 상표등록 방법으로 상표의 분리출원에 대해 알아보려 한다. 이를 알아보기 위해 상표법에서 등록된 상표와 사용 문제로 변형된 상표에 대한 동일성 여부를 어떻게 판단하는지 먼저 이해해 보도록 한다.


상표의 변형과 소유권, 사용권자와의 관계

상표법에서는 등록된 상표를 국내에서 3년 이상 지정된 상품에 사용할 것을 요구하고 있다. 따라서 이러한 사용에 있어서 등록상표와 부가적인 문자나 이미지 첨가 등, 실사용에서 생겨날 수 있는 동일성 부분에 대해 많은 의문과 논쟁의 여지가 있을 수 있다. 이는 기업이나 디자인 실무자에게도 ‘상표의 부가적인 디자인 작업’이냐 ‘상표의 변형’이냐의 문제로 제기될 수 있는 부분으로, 상표법에서도 계속 논의돼야 할 부분이기도 하다. 나아가 상표는 상표를 등록한 소유권자만이 사용할 수 있는 것이 아니다. 등록자와 사용자가 다를 때도 있고 또, 이를 공유할 수도 있다. 따라서 상표 소유자와 전용 사용자와의 갈등도 예견될 수 있는 부분이다.

이러한 부분에 대해서는 상표법 120조(전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판)에 의한 취소심판에 의한 청구로 결정된다. 이는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우 제3자 누구나 해당 상표의 사용 여부에 대해 취소 심판을 청구할 수 있도록 명시하고 있다.

등록상표와 사용상표와의 동일성 문제

상표법 제73조 제1항 제3호에서 등록상표/서비스표와 같은 상표/서비스표를 사용할 의무를 부여하고 있으며 불사용 시 제3자의 불사용취소심판청구에 따라서 등록상표/서비스표를 취소하도록 규정하고 있다.

이처럼 등록상표의 사용은 등록상표에 의한 적법한 사용이어야 하지만 등록상표가 반드시 독립성 있게 사용되는 것이 아니다. 응용, 혹은 파장될 수 있는 크기, 구성 등에 대해 상표의 변형은 불가피하게 이뤄지는 경우가 있다. “카카오톡”으로 대표되는 서비스와 그 부가서비스인 카카오 택시, 맵 등과 그 관련 상표를 통해 이해해 보자. 우선, 해당 등록상표는 ‘카카오’로 광고나 사무처리업 등과 같이 다양한 상품과 서비스 분류로 등록돼 있다. 하지만, 실제 서비스에서는 ‘카카오’라는 단어만이 아닌, 카카오톡, 카카오아지트, 카카오수다 등과 같이 활용하고 있다. 하지만 이들의 상표는 ‘카카오’라는 등록상표와 분리 가능한 단어로 인식될 수 있음으로 이들은 등록상표의 파생상표로 같은 상표로 인정하고 있다. 하지만, 만약 ‘㈜카카오’에서 초기 서비스인 ‘카카오톡’ 서비스만을 염두에 둬서 카카오톡으로 등록했다면 어떻게 되었을까? 그사이 누군가 먼저 ‘카카오택시’와 같은 상표를 등록했다면…. 카카오에서의 카카오 택시는 다른 이름으로 불려 사용해야만 했을 것이다.

이처럼 등록상표와 실 사용상표로서 파생되는 다양한 변형을 어디까지는 인정할 수 있느냐는 그 인정 범위에 대해 구체적인 조항을 마련할 수 없기 때문에 단정 지어 설명할 수 없다. 따라서 상표가 소비자에 의해 판단되는 거래의 표식임을 이해하고 그 해당 판례를 통해 유추해 볼 수밖에 없다.

1. 동일 범주의 사용으로 인정된 경우

① 색상이나 서체의 차이, 문자의 도치 등 변경이 가해졌지만, 호칭의 동일성과 독립성을 그대로 유지하여 변형한 경우

② 등록상표의 구성요소를 누락 또는 생략했지만, 그 누락된 명칭이 핵심 요부가 아닌 경우

③ 등록상표에 새로운 구성요소가 부가됐지만 추가된 부분이 특정한 관념을 형성하는 것이 아니며 분리 관찰될 수 있는 경우

④ 식별력이 없거나 부족한 부분이 부가된 경우

⑤ 각 구성요소가 분리돼 표현된 경우

⑥ 인접하게 표시되어 있지 아니하나, 동일한 기회에 인식할 수 있는 경우

2. 동일 범주의 사용으로 인정되지 않는 경우

① 호칭과 관념의 변화

② 구성 요부의 누락 또는 생략

③ 한글 또는 영문 간의 교차사용

④ 식별력 요지의 변경


법으로 보호받을 수 있는 브랜드를 디자인하다

한국 지식재산 보호원의 IP-DESK에서는 조합해 사용할 상표를 나누어 등록할 것을 권고하고 있다. 그 이유는 아래와 같다.

“상표를 출원할 때, 조합 출원하면 사용할 때 불편하고 원활하지 않다. 상표국의 규정에 따르면 조합 출원을 사용할 때 반드시 조합해 사용해야 하며 분할 및 위치를 바꿔 사용해서는 아니 된다. 하지만 각각 출원을 제출하면 매우 원활 적이어서 독립적으로 사용해도 되고 임의로 조합해서 사용해도 된다. 예를 들면 Nike, 도형, 耐克[naike]는 나눠도 되고 조합해도 되며 포장, 점포 장식, 제품에 매우 편리하게 사용할 수 있다. 만약 조합하여 출원하게 되면 이를 신발에 사용할 경우 매우 큰 패턴으로 나타나게 되어 미관상이지 못하다.”

다시 요약하자면, 상표를 등록할 때 해당 상표 사용의 확장성, 혹은 변화 가능성을 남겨두어 분리할 수 있는 요소만을 등록, 혹은 따로 출원할 것을 제안하고 있다.
‘하이스트 국제특허’에서 발표한 ‘상표법 제73조 제1항 제3호의 사용상표/서비스표의 동일 여부(2010.11.16)’에 따르면 앞서 언급한 “장수온 -> 장수온돌”을 동일 상표의 변형으로 보지 않는 이유에 대해 사용자들이 장수-온돌로 분리해 인식하기 때문이다. 한편, airwalk, Christian Chauveau 의 경우 같은 상표/서비스표로 봤는데, 특히 Christian Chauveau의 경우 실제 사용은 “Ecole Christian Chauveau Paris”로 하여 상표/서비스표의 앞뒤로 Ecole / Paris를 붙였지만, 단순 부가된 단어로 판단했다고 밝혔다. 앞서 화두로 제시한 ‘카카오톡’의 경우에도 심판례/판례 등을 고려할 때, 등록서비스표 ‘카카오’의 실제 사용상표인 카카오톡/카카오아지트/카카오수다에서는, 톡/아지트/수다를 Bold체로 작성했기 때문에, 더욱 분리가 가능한 구성으로 판단돼 등록서비스표 ‘카카오’와 같은 사용으로 판단하고 있다. 다만 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용 문제를 불식시키기 위해 사용상표/서비스표와 완전 동일형태로도 상표/서비스표를 등록하는 것이 바람직하다고 언급했다. 이러한 순차적 출원전략은 기업의 사업화 단계에서 우선 선점과 추후 보안의 단계로 나눠 출원하는 방법으로 상표법의 이해를 통한 활용의 방법이라 할 수 있다.


또 하나

2007년 펜실베이니아대 연구팀은 하나의 브랜드에 다양한 가짓수의 제품으로 초콜릿을 각 10가지, 20가지, 30가지로 제공해 소비자 선호도를 조사했다. 그 결과 30가지 제품군을 갖춘 브랜드에 대한 선택이 71%로 월등히 높게 나타났다. 본 연구조사에 따르면 다양한 제품의 가짓수를 가진 브랜드가 품질이 우수할 뿐 아니라 구매 의향 및 맛에 대해 긍정적인 인식이 높게 나타난 결과로 같은 브랜드에 있어서 다채로운 상품군 형성은 그 상품의 구매 결정에 큰 영향을 주고 있음을 알 수 있다.

복잡한 소비시장에서 새로운 제품의 이름을 각인시키기 위해서는 오랜 시간과 노력이 투자돼야 한다. 따라서 많은 기업과 브랜드에서는 다양한 제품군의 구성을 위해 다양한 방법의 제품 개발이 이뤄지고 있다. 신제품을 시장에 출시할 때에도 기업 내 브랜드 중 시장에서 이미 강력한 이미지를 구축하고 있는 브랜드의 이미지에 편승해 새로운 상품을 형성하고 기존의 친숙한 브랜드의 이미지나 네이밍으로 이어가 신제품을 출시하는 예도 있다.

1996년도에 출시해 전 세계적으로 꾸준히 사랑받고 있는 ‘갈아만든 배’의 상표는 ‘해태 갈아만든 배’라는 문자 상표의 뉘앙스뿐만 아니라 오랜 시간 소비시장의 유통을 통해 인지된 붉은 체크 모양 원형에 풀잎 이미지가 자리 잡고 있고 그 안에 노란색으로 ‘배’라는 쓰인 독특한 글자 배열의 이미지를 그대로 편승해 ‘갈배 사이다’라는 새로운 제품을 선보였다.

‘갈아만든 배’와 ‘갈배 사이다’는 상표의 칭호에서는 서로 다른 칭호를 쓰고 있지만 ‘갈배 사이다’라는 새로운 제품에 대해 낯섦을 칭호의 뉘앙스와 이미지를 통해 해소했다. 그리고 그래픽 이미지만으로도 칭호 상표와 별개로 나름의 차별적인 식별력을 표현하는 요소가 될 수 있음도 확인해 볼 수 있다. 상표법에서의 상표의 유형을 통해 이해해 보았듯이 우리가 흔히 생각할 수 있는 이름과 로고 외 그래픽 이미지 부분에 대한 상표의 역할에 대해서도 함께 볼 필요가 있는 것으로 상표법에서의 상표가 오직 로고와 같은 구체적인 형태만을 상표로 인정하고 보호하는 제도가 아닌 것을 확인해 볼 수 있다.

여기서 잠깐! 우리가 그동안 상표법을 이해해 봤으니 위의 ‘갈아만든 배’에 대해 상표등록의 과정에 대해 유추해 보자.


브랜드 내 통일된 분위기의 유지 – 트레이드 드레스 구축

“다양한 제품군을 갖춘 브랜드의 이미지”, 이것이 브랜드 제작자가 브랜드를 디자인하는 목적이라면, 그 방법으로 식별력과 차별적 요소를 갖춘 이미지를 상표법에 따른 등록으로 해당 이미지를 선점해 사용하는 방법이 대표적이다. 하지만 상표법에 따른 등록 외에도 그러한 목적을 달성하려는 방법은 다양하다.

그중 하나가 레이아웃의 통일을 들 수 있다. 레이아웃이란 포장된 인쇄 면을 통해 제품의 이름이나 특징들과 같은 요소들을 배치하는 기술을 말한다. 이러한 레이아웃을 통해 각 브랜드는 독립적인 차별성을 획득하고 해당 이미지를 선점함과 동시에 소비자에게 해당 이미지와 브랜드를 연결하게 하는 이미지 작용을 해 추가로 확장되는 제품군에도 그 이미지를 친숙하게 유지하는 방법으로 쓰고 있다.

이러한 브랜드별 차별적인 레이아웃은 소비시장에서 소비자에게 나름의 식별력을 구축하는 데 도움을 주고 있으며 해당 브랜드만의 이미지를 각인시키고 있는 또 다른 상표의 역할도 하고 있다. 이를 이해하기 위해 친근한 브랜드에 다양한 제품군을 형성하고 있는 즉석 만두를 대상으로 그 레이아웃과 소비시장에서의 식별력의 의미를 생각해 보자.

1987년부터 해태제과 식품에서 판매하고 있는 냉동식품인 고향만두는 만두의 대중화를 이룬 최초의 상품으로 냉동식품 계 최초의 히트작이기도 하다. 30년이 넘도록 패키지디자인의 변화가 약간씩 있기는 했지만, 녹색과 적색을 기본으로 하는 베이스는 바꾸지 않고 지금까지 사랑받고 있다.

이러한 ‘해태 고향만두’의 경우, 2004년 불량 무말랭이를 사용해 사회적 논쟁거리가 된 소위 ‘쓰레기 무 만두소 파동’에서 언론에 공개된 불량 만두 회사와 제품 중 ‘고향 냉동식품’이라는 칭호 상표가 비슷해 소비자들의 문의가 빗발치는 등의 피해가 있었음에도 불구하고 차별적이며 독특한 레이아웃으로 인해 오해를 방지한 예도 있다.

김치 맛이나 매운맛의 제품을 표현할 때 모든 제품에 붉은색을 사용한다. 이러한 색 적용은 특정 맛이나 특정 과일 등과 같이 통상적으로 인지할 수 있는 요소로 특정한 색의 적용은 배타적인 권리를 행사할 수 없다. 또한, 그러한 선택은 필수 불가결의 결정이다. 그렇기에 통상적으로 같이 사용돼야 하는 색의 표현에서 다른 브랜드와의 식별력을 획득하려는 방법으로는 이미지의 배치에서 오는 인식에 의존할 수밖에 없다. 그중 하나가 레이아웃을 통한 표현이며 그러한 레이아웃을 해당 브랜드만의 고유한 아이덴티티로 이어가려는 노력도 이어지고 있다.

이렇게 소비자가 구매 시 느끼는 친숙한 이미지에 대해 트레이드 마크(Trade Mark)와 구별되는 개념으로, 트레이드 드레스(Trade Dress)라는 용어로 지식재산권에서 그 보호의 영역을 나누고 있다.

앞서 ‘브랜드와 상표’에 대한 내용을 통해 트레이드 드레스에 대해 간단히 알아봤듯이, “브랜드를 디자인한다는 것은 이러한 해당 상표에 대해 해당 제품별 새로운 트레이드 드레스를 구축하는 일이다”라고 표현해도 과언은 아닐 것이다. 하지만, 트레이드 드레스는 해당 브랜드에 대해 독특하게 유지하려는 변형 가능한 분위기로 이에 대해 상표를 등록한다는 것은 불가능한 것이다. 이러한 트레이드 드레스는 유통과 소비과정을 통한 부정경쟁을 방지하기 위한 보호법률을 따로 적용해 이해할 수 있다. 따라서 브랜드에 대한 이미지를 법적으로 보호받는다는 것은 하나의 상표법만을 적용해 판단한다는 것은 어려운 문제이다. 브랜드가 다양한 소비심리를 통해 트레이드 마크(Trade Mark)만이 아닌 트레이드 드레스(Trade Dress)로 소비시장을 통해 그 역할이 대신하고 있는 것처럼 상표법으로 디자인한다는 것은 상표법의 이해는 물론, 트레이드 드레스 보호를 위한 부정경쟁방지법, 혹은 디자인보호법 등과의 유기적인 법의 적용과 이해가 필요한 부분이기도 하다.


상표법으로 디자인하기를 마치며

미술과 시지각(루돌프 아른하임 지음, 김춘일 옮김, 미진사 펴냄)에 의하면 “인간에게 있어 본래 사고란 아무리 고등한 것이라 할지라도 본질에서는 ‘시각적 사고’인 것이다”라고 말했다. 그러므로 상표에서의 시각 이미지는 ‘인간이 느끼는 일차적 매체’이며 상품과 서비스로 유통되면서 인식돼 ‘경험’을 일으키게 되는 요소가 될 수 있다. 이는 곧, 시각 이미지가 독립적인 ‘생산 표’(Product Mark)의 역할을 할 수 있다는 것으로 볼 수 있으며 그것으로 인해 기업의 상품과 서비스에 대한 ‘가치형성’에 중요한 역할을 한다고 정리해 볼 수 있다.

우리는 그동안 이러한 시각 이미지에 대해 상표로 활용되는 이미지가 상표법을 통한 어떻게 인식되는지 법률적 판결 사례를 통해 알아봤다. 이러한 법률적 사례들은 제품의 유통시장에서 소비자의 혼돈을 방지하고 거래시장에서의 안정을 꾀하려고 판단할 뿐 그 어떤 상위의 잣대로 존재하고 있지 않다는 것을 알 수 있었을 것이다.

때문에 인터넷 매체의 등장으로 인한 ‘프로슈머(Prosumer)’또는 ‘크리슈머(cresumer)’라는 창조하는(creation) 소비자(consumer)를 만들어 내는 현대 미디어 시장에서의 거래시장에 대해 다시 한번 눈여겨볼 필요가 있다.

Author
김두만

김두만

크리자인 대표. 디자인 전공자로 디자인 작업과 동시에 창작미술활동을 이어왔으며 현재, 지식재산학으로 또다른 분야의 학업을 이어가고 있다. 기업과 디자이너를 미술가의 시선을 심어주고자 법을 차용해 글을쓰기 시작했다. ca10000@nate.com

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